A impossibilidade de cobrança de ISS sobre a cessão de uso de marca

Publicado em: 2 maio de 2022
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Recentemente, por meio RE 1.348.288/SP (Tema 1.210/STF), chegou à alçada do Supremo Tribunal Federal discussão acerca do tributo a incidir nas operações de cessão de uso de marca.

Nesta senda, os julgadores reconheceram a constitucionalidade da matéria e, consequentemente, sua repercussão geral. Ou seja, tem-se que a importância do debate vai além dos interesses subjetivos das partes envolvidas no processo, sendo este um dos primeiros passos que levará a uma futura decisão de caráter erga omnes e vinculante.

A discussão teve origem nos autos de Mandado de segurança impetrado perante a Justiça Estadual do Estado de São Paulo, onde o tribunal entendeu pela impossibilidade de incidência de ISS nas operações de cessão de uso de marca. Em desfavor da Municipalidade, em síntese, o Contribuinte argumenta que a obrigação existente entre os contratantes, em uma operação de cessão de uso de marca, é alheia às possibilidades que permitem a cobrança municipal guerreada.

Nessa toada, a afirmativa em face do Ente Tributante é sustentada por grande parte da doutrina e jurisprudência, as quais elencam que o fato gerador a provocar a incidência constitucional do ISS está vinculado a uma obrigação de fazer que resultará na produção de um bem econômico de natureza material.

Tal obrigação não se encontra presente na cessão de uso de marca. Vale-se lembrar, inclusive, que a figura das marcas está abarcada no âmbito dos direitos intelectuais pertencentes à esfera da propriedade industrial e é entendida como sinais distintivos visualmente perceptíveis, de modo que, observadas as vedações legais, passíveis de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Neste cenário, percebe-se que a cessão de uso de marca nada mais é do que a disponibilização/utilização de um direito a outrem e que não envolve qualquer mão de obra ou prestação de serviço que enseje tributação por meio de ISS.

Assim foi o entendimento proferido no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual sinalizou a não incidência de ISS sobre cessão de uso de marca e que culminou na interposição do RE 1.348.288/SP. 

Doravante, em contraponto ao sucesso da Contribuinte, o Fisco Paulista argumenta, em sede de apelo extraordinário, que a decisão recorrida afronta a competência tributária que lhe é entregue pela Constituição Federal, porquanto esta supostamente não adota um conceito de serviços na forma restritiva acolhida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Isto posto, é neste viés que a controvérsia se alinha perante a Suprema Corte, que deverá decidir acerca da constitucionalidade da incidência de ISS na cessão de uso de marca. De todo a todo, para fins de maior segurança, orienta-se aos Contribuintes que busquem assessoria jurídica tributária especializada na realização das operações de cessão de uso de marca.

Gabriel Afonso Carré

Advogado da Área Tributária da Tahech Advogados. Bacharel em Direito (Faculdade de Direito de Santa Maria). Especialização em Direito Processual Civil e Processo Civil (Fundação Escola Superior do Ministério Público). LLM em Direito e Processo Tributário (Fundação Escola Superior do Ministério Público).