Recentemente, por meio RE 1.348.288/SP (Tema 1.210/STF), chegou à alçada do Supremo Tribunal Federal discussão acerca do tributo a incidir nas operações de cessão de uso de marca.

Nesta senda, os julgadores reconheceram a constitucionalidade da matéria e, consequentemente, sua repercussão geral. Ou seja, tem-se que a importância do debate vai além dos interesses subjetivos das partes envolvidas no processo, sendo este um dos primeiros passos que levará a uma futura decisão de caráter erga omnes e vinculante.

A discussão teve origem nos autos de Mandado de segurança impetrado perante a Justiça Estadual do Estado de São Paulo, onde o tribunal entendeu pela impossibilidade de incidência de ISS nas operações de cessão de uso de marca. Em desfavor da Municipalidade, em síntese, o Contribuinte argumenta que a obrigação existente entre os contratantes, em uma operação de cessão de uso de marca, é alheia às possibilidades que permitem a cobrança municipal guerreada.

Nessa toada, a afirmativa em face do Ente Tributante é sustentada por grande parte da doutrina e jurisprudência, as quais elencam que o fato gerador a provocar a incidência constitucional do ISS está vinculado a uma obrigação de fazer que resultará na produção de um bem econômico de natureza material.

Tal obrigação não se encontra presente na cessão de uso de marca. Vale-se lembrar, inclusive, que a figura das marcas está abarcada no âmbito dos direitos intelectuais pertencentes à esfera da propriedade industrial e é entendida como sinais distintivos visualmente perceptíveis, de modo que, observadas as vedações legais, passíveis de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Neste cenário, percebe-se que a cessão de uso de marca nada mais é do que a disponibilização/utilização de um direito a outrem e que não envolve qualquer mão de obra ou prestação de serviço que enseje tributação por meio de ISS.

Assim foi o entendimento proferido no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual sinalizou a não incidência de ISS sobre cessão de uso de marca e que culminou na interposição do RE 1.348.288/SP. 

Doravante, em contraponto ao sucesso da Contribuinte, o Fisco Paulista argumenta, em sede de apelo extraordinário, que a decisão recorrida afronta a competência tributária que lhe é entregue pela Constituição Federal, porquanto esta supostamente não adota um conceito de serviços na forma restritiva acolhida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Isto posto, é neste viés que a controvérsia se alinha perante a Suprema Corte, que deverá decidir acerca da constitucionalidade da incidência de ISS na cessão de uso de marca. De todo a todo, para fins de maior segurança, orienta-se aos Contribuintes que busquem assessoria jurídica tributária especializada na realização das operações de cessão de uso de marca.